In dem ersten Verfahren, das seinen Beginn vor dem Landgericht (LG) Stuttgart nahm, ging der US-amerikanische Schuhhersteller Converse Inc. gegen den Sportschuhhändler Mawa Sportswear GmbH vor. Mawa belieferte verschiedene Handelsgruppen mit Converse-Schuhen. Im September 2008 bot ein Verbrauchermarkt in Solingen Schuhe an, die von Mawa geliefert worden waren. Converse, eine Tochter des Sportkonzerns Nike, behauptete, bei diesen Schuhen handele es sich um Produktfälschungen und verklagte Mawa auf Unterlassung. Der Sportschuhhändler wiederum berief sich darauf, dass die betroffenen Schuhe mit Zustimmung von Converse in Europa in Verkehr gebracht worden seien, so dass deren Markenrechte erschöpft wären.
Nachdem das LG Stuttgart zunächst Converse recht gegeben hatte, wies das Oberlandesgericht (OLG) die Klage der Amerikaner ab. Dieses Urteil hob der BGH nun auf und verwies das Verfahren zurück ans OLG. Dieses muss klären, ob es sich bei den Schuhen um Originalmarkenware oder Produktfälschungen handelt. Mawa muss nun nicht nur nachweisen, dass es sich um originale Converse-Schuhe handelt, sondern auch, dass die Schuhe von Converse selbst oder zumindest mit deren Zustimmung im Europäischen Wirtschaftsraum in Verkehr gebracht wurden. Dann wären die Markenrechte nach § 24 des Markengesetzes erschöpft.
Der BGH stellte jedoch fest, dass diese Beweisregel nicht gelte, wenn der Markeninhaber ein Vertriebssystem errichtet hat, mit dem er den grenzüberschreitenden Weiterverkauf der Waren im Binnenmarkt – also Parallelimporte – verhindern kann. Auch wenn die tatsächliche Gefahr der Marktabschottung bestehe, falls der Händler die Lieferkette offenlegen muss, gelte diese Beweisregel nicht. Der Markeninhaber könnte dann auf den Vertragshändler mit dem Ziel einwirken, Lieferungen an außerhalb des Vertriebssystems stehende Händler künftig zu unterlassen. Im vorliegenden Fall bestehe aber keine solche Gefahr der Marktabschottung.
In dem zweiten Verfahren geht die All Star D.A.CH., die exklusive Vertriebsgesellschaft von Converse Inc. für Deutschland, Österreich und die Schweiz, gegen die Metro Cash & Carry Deutschland GmbH vor. Der deutsche Handelsriese hatte in einzelnen Monaten der Jahre 2006, 2007 und 2008 original Converse-Schuhe in ihren Einkaufsmärkten angeboten. All Star machte vor dem LG Hamburg geltend, dass Converse die besagten Schuhe ursprünglich in den USA auf den Markt gebracht hätte. Metro hielt dagegen, Converse habe die Schuhe selbst in Europa in Verkehr gebracht. Sowohl LG als auch OLG gaben All Star recht, und auch der BGH bestätigte nun den Unterlassungsanspruch der Vertriebsgesellschaft. Die Beweislast für das Inverkehrbringen der Ware liege bei Metro, weil eine tatsächliche Gefahr der Marktabschottung nicht bestehe, so der BGH in einer Mitteilung.
Metro gab an, die Ware stamme von einem slowenischen Vertriebspartner von Converse, der allerdings schon vor dem Erwerb der Schuhe durch Metro aus dem Converse-Vertriebssystem ausgeschieden ist. Für Converse bestehe keine Möglichkeit, auf ein künftiges Lieferverhalten dieses ehemaligen Vertriebspartners einzuwirken und dadurch die Märkte der Mitgliedstaaten gegeneinander abzuschotten. Da Metro nicht beweisen konnte, dass der slowenische Vertriebspartner die Schuhe tatsächlich von Converse erhalten hat, könne der BGH die Voraussetzungen der Erschöpfung nicht annehmen.
Mawa agierte in diesem zweiten Verfahren als Nebenintervenientin. Das Urteil ist rechtskräftig, allerdings liegen die Gründe bislang noch nicht vor.
Vertreter Converse
Salans (Frankfurt): Daniel Marschollek, Dr. Constantin Rehaag; Associate: Manuel Merling
Dr. Brunhilde Ackermann (Karlsruhe; BGH-Vertretung)
Vertreter All Star D.A.CH.
Hogan Lovells (München): Dr. Steffen Steininger; Associate: Dr. Benjamin Schröer
Dr. Brunhilde Ackermann (Karlsruhe; BGH-Vertretung)
Vertreter Mawa Sportswear
Krohn (Hamburg): Prof. Dr. Wolfgang Berlit
Cornelie von Gierke (Karlsruhe; BGH-Vertretung)
Vertreter Metro Cash & Carry
Harmsen Utescher (Hamburg): Rainer Kaase; Associate: Dr. Ralf Möller
Jordan & Hall (Karlsruhe): Dr. Reiner Hall
Bundesgerichtshof; I. Zivilsenat
Prof. Dr. Joachim Bornkamm (Vorsitzender Richter)
Hintergrund: Salans-Partner Marschollek vertritt Converse seit Ende des Jahres 2007, der Kontakt kam über die Muttergesellschaft Nike zustande, die seit Längerem zu den Mandanten des IP-Rechtlers zählt. In dem Komplex um gefälschte Converseschuhe sind derzeit eine ganze Reihe von Hauptsache- und Verfügungsverfahren gegen Handelsunternehmen anhängig.
Zwischen All Star und Metro Cash & Carry ist zudem ein weiteres Verfahren vor dem BGH anhängig, in dem es um den Vertrieb gefälschter Schuhe der Marke „Converse All Star Chuck Taylor“ geht. All Star hatte in dieser Sache bereits vor dem LG und OLG Hamburg Recht bekommen. Nun hat der BGH über eine von Metro eingelegte Nichtzulassungsbeschwerde zu entscheiden (Az. I ZR 183/11). Als Vertreter der ersten und zweiten Instanz vertraut die Vertriebsgesellschaft der Sportschuhe dem Münchner Hogan Lovells-Partner Steininger. Der IP-Rechtler ist im Markt vor allem für seinen Schwerpunkt bei Patentprozessen bekannt, betreut mit All Star aber seit gut sieben Jahren ein großes markenrechtliches Mandat.
Die traditionsreiche Hamburger IP-Boutique Harmsen Utescher steht Metro ebenfalls schon seit Langem zur Seite und betreut den Handelskonzern federführend im Gewerblichen Rechtsschutz. Die Kanzlei betreute Metro vor Gericht unter anderem in dem Streit um die Bezeichnung Metro-Bus im Jahr 2009 (mehr…).
Krohn-Partner Berlit vertritt Mawa seit dem Auftakt des Hamburger Verfahrens. Der Kontakt war über eine Empfehlung zustande gekommen.
